1. UNDERkg의 상표 분쟁 사건을 간략히 설명해주실 수 있나요?
UNDERkg는 각종 스마트기기를 실제 사용해보고 올리는 리뷰 영상으로 큰 인기를 끌고 있는 유튜브 채널입니다. 구독자가 65만명에 달하는 영향력있는 크리에이터 팀인데요, UNDERkg는 2013년부터 유튜브 활동을 시작했음에도 상표등록을 해두지 않았습니다. 이러한 치명적인 실수로 인해 2019년, UNDERkg와 전혀 관련이 없는 제품이 UNDERkg의 이름을 달고 출시되는 일이 발생했습니다. 해당 제품이 출시되자 소비자들이 UNDERkg와의 콜라보 제품으로 인식할 정도로 큰 혼란이 일어났습니다. 뒤늦게 이 사실을 인지한 UNDERkg측은 상표권을 되찾기 위해 당소 마키니 서비스를 통해 의뢰했고, 파이특허 전문가들의 적극적인 대응을 통해 상대방의 상표등록을 막고 상표를 되찾을 수 있었습니다.
2. UNDERkg뿐 아니라 최근 들어 이와 유사한 상표권 분쟁 사건들이 여럿 발생하는 것 같아요. 그 이유가 궁금합니다.
우리나라 상표법은 선출원주의를 택하고 있어 상표를 먼저 등록한 사람이 권리를 갖게 됩니다. 상표 출원 시점에 상표의 실제 사용이 선행되지 않아도 등록이 가능하다는 것이 선출원주의의 가장 큰 특징인데요, 바로 이 점을 악용하여 UNDERkg 사례 처럼, 상표권을 선점하려는 시도가 발생하는 것입니다. 특허청에 따르면 2020년 한 해 동안 악의적인 상표선점행위 의심 출원이 566건이나 발생했다고 합니다. 특허청이 파악하지 못한 사례는 훨씬 더 많을 것으로 판단됩니다. 특허청이 '사용의사확인제도' 및 '수수료 가산제도' 등 상표브로커 출원을 막기위해 다양한 제재수단을 추진하고 있음에도 악의적으로 상표를 선점하여 부당한 이익을 취하려는 사람들을 막기 어려운 것입니다. 이러한 불필요한 분쟁을 피하기 위해서는 보호하고자 하는 상표에 대한 등록이 최대한 빨리 이루어져야 합니다.
3. UNDERkg의 상표권 분쟁은 어떤 전략으로 대응하셨나요?
저희가 의뢰를 받고 상황을 살펴보니, 한 회사가 UNDERkg 이름으로 상표 두 개를 출원하여 하나는 이미 출원공고가 난 상황이었고, 다른 한 건은 심사가 진행중이었습니다. 출원공고는 특허청이 심사를 마치고 등록하기 전에 취하는 조치입니다. 다행히 출원공고가 난 이후에 일정기간 동안 이의신청이 가능했기 때문에 해당 상표에 대해서는 이의신청을 진행했습니다. 다른 사람이 먼저 출원해 놓은 두 개의 상표의 등록을 막아야만 저희가 UNDERkg에 대한 상표를 등록할 수 있는 상황이었어요.
등록되지 않은 상표는 상표법의 보호를 받기 어려운 것이 원칙이지만, 미등록인 상태로 이미 유명한 상표들을 보호할 수 있는 규정들도 존재합니다. 다만 이런 보호규정들은 유명한 상표들에 대해서만 적용되기 때문에, 본인의 상표는 무조건 빠른 시일 내에 출원하는 것이 유리합니다.
상표법 제34조 1항 11호는 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 상표권 등록을 받을 수 없다'고 규정하여 선출원된 상표라도 그 상표가 선출원자가 아닌 특정인의 출처 표시로 인식된 상표라면 등록되지 않도록 보호하고 있습니다. 파이특허는 선행상표들의 등록을 저지하기 위해 UNDERkg가 2013년부터 스마트기기 리뷰 채널로 활동한 이미 유명한 상표라는 점을 주장했습니다.
4. 그렇다면 UNDERkg의 상표권 분쟁을 대응하며 가장 어려웠던 부분은 무엇이었나요? 이를 극복하기 위한 이대호 대표 변리사님의 노하우가 궁금합니다.
한 가지 주의해야 했던 부분은 UNDERkg가 전자제품 리뷰 채널이었기 때문에 전자제품 제조업이 아닌 전자제품 리뷰, 평가업으로 분류된다는 점 입니다. UNDERkg를 상표 출원한 컴퓨터 제조사가 전자제품 제조업에 상표 등록을 하는 데 문제가 없다고 주장할 수 있기 때문에 이에 대응할 전략이 필요했죠.
실제로 UNDERkg 이름의 제품이 출시되었을 때, 온라인 커뮤니티에서 이에 대한 갑론을박이 한창이었습니다. ‘상품류가 달라 서로 신경 쓸 이유가 없다’, ‘UNDERkg 이름으로 사업을 한 적은 없기 때문에 상표권을 주장할 수 없다’는 의견도 있는 반면, ‘상품류가 다르더라도 소비자 혼동이 예상되면 상표법 위반이다’고 반박하는 의견도 보였습니다.
파이특허는 급변하는 상거래 시장의 관행을 들어 UNDERkg의 권리를 주장했습니다. 최근 들어 전자상거래가 발달하고 기존에 존재하지 않던 인플루언서 마케팅의 중요성이 높아지며 특정 제품군에 대한 평가나 리뷰를 하는 리뷰어들이 제품 제조사와 협업해서 물건을 제조/판매하는 경우를 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 화장품 리뷰 유튜브 채널의 운영자가 직접 화장품 제조 또는 유통에 참여하는 경우를 예로 들 수 있겠네요.
상표법은 등록결정시의 수요자 간의 일반적인 인식을 고려하는 것이 기본 원칙이므로, 이러한 최근의 상거래 관행을 고려했을 때 UNDERkg가 비록 전자제품 리뷰업을 영위하고 있다 해도 누군가가 그 이름으로 전자제품을 판매한다면 일반 수요자 입장에서는 UNDERkg 리뷰 채널이 해당 제품의 기획 또는 유통 등에 관여했을것으로 인식할 가능성이 충분히 높다는 점을 주장했습니다. 또한, 일반 수요자들이 전자제품 리뷰어로서 UNDERkg가 갖는 신용을 해당 제품에 투영해서 평가할 가능성이 높으며, 이는 인식의 신뢰를 손상하여 상표법의 목적에 반함을 주장했고 이러한 내용들이 받아들여졌습니다.
5. 이와 유사한 상표권 분쟁을 피하기 위해서 주의해야 할 점은 무엇인가요?
일반적으로 상표등록이라고 하면 막막하고 비용과 절차에 대한 걱정이 앞서는 분들이 많으실 거라 생각해요. 그럼에도 불필요한 비용 및 손해를 감수하지 않기 위해 사업 초기 단계부터 반드시 상표등록을 해야 합니다. UNDERkg의 경우에는 비교적 널리 알려진 유튜브 채널이었기 때문에 상표 출원인이 부정한 목적을 갖고 출원하였음을 주장하기가 상대적으로 어렵지 않았습니다. 그러나 일반적인 사업자의 경우 상표 등록이 안 되어있는 상황에서 이미 사용하고 있는 내 상표에 대해 상표 침해 주장이 받아들여진다면 비용도 비용이지만 지금까지 사업에 들인 노력과 시간이 모두 물거품이 될 수도 있습니다. 따라서 유튜브를 시작하려는 크리에이터 분들, 내 브랜드를 런칭하려는 분들은 모두 미리 상표등록을 하시라고 꼭 말씀 드리고 싶습니다.
6. 최근 들어 상표권 분쟁 사건이 연이어 발생했는데, 그 이후로 달라진 점들이 있나요?
최근 들어 UNDERkg뿐 아니라 ‘펭수’, ‘덮죽’, ‘영탁막걸리’ 등의 상표권 이슈가 불거졌는데요, 다양한 상표권 분쟁 사건들로 인해 상표 등록의 중요성이 널리 알려지며 상표 출원이 크게 증가했습니다. 특허청에 따르면 2021년 1분기 상표출원 건수가 역대 최고치인 8만 576건을 기록했다고 합니다. 빠른 상표 등록의 중요성이 알려지며 많은 분들이 앞다투어 상표를 출원하며 건수가 급증하고 있는 것으로 보입니다.
7. 마지막으로 아직 상표 등록을 하지 않으신 사업자 분들께 한 말씀 부탁드립니다.
상표등록을 어렵고 귀찮은 절차라고 생각하기 보다는 상표등록을 했을 때 얻을 수 있는 이득에 대해서 꼭 생각해 보셨으면 합니다. 상표등록을 통해 내 브랜드를 타인에게 빼앗기는 등의 상표 문제가 언제든지 발생할 수 있다는 우려를 덜고 안정적으로 사업을 운영할 수 있을뿐 아니라 누군가가 내 상표를 무단으로 사용할 경우에는 강력한 법적 제재를 통해 경제적 이익을 지킬 수 있습니다. 상표 등록은 더이상 부수적인 절차가 아닌 사업 운영에 필수적인 전략입니다. 출원 상담을 통해서 초반에 변리사와 함께 사업 계획을 검토하고 전략을 세우는 것이 중요함을 꼭 기억하세요.
이대호 대표 변리사는 상표 등록 절차를 안내하고 출원을 대행하는 수준에 머물러 있는 기존의 온라인 상표 등록 서비스에서 벗어나 고객의 비즈니스를 함께 고민하고 출원 상담을 통해 함께 사업 계획을 검토하고 전략을 세울 수 있는 서비스를 제공하겠다는 신념으로 마키니 서비스를 런칭하였습니다. 이처럼 마키니는 고객 분들께 성공과 기회를 가져다드리기 위한 최고의 조력자가 되고자 합니다.
