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심사관 통계: 주요 상표등록 거절사유들은 무엇이며, 그 극복가능성은 어떻게 되나요?

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Summary

심사관 통계를 활용하여 상표등록이 거절되는 주요 사유들과, 그 극복가능성에 대하여 알아보았습니다.

특허청은 최근들어 상표를 출원할 때 대리인을 선임하지 않고 직접 출원하는 나홀로 출원인이 크게 증가하여 2020년 상반기에는 전체 출원의 23%에 육박했다고 밝혔습니다. 상표 등록의 중요성이 널리 알려지며 많은 개인사업자들이 직접 상표 출원에 뛰어들고 있는 것입니다. 그러나 상표 출원이 보편화되었다고 해서 등록이 쉽고 간단해진 것은 아닙니다. 상표가 출원된 후 특허청 심사관의 심사를 거쳐 적합하지 않다고 판단하는 경우에는 거절결정을 받게 됩니다. 

 

그렇다면 상표등록이 거절되는 이유에는 어떤 것들이 있을까요? 이번 아티클에서는 대표적인 상표등록 거절사유들을 알아보고 그 사유에 따라 극복가능성이 어떻게 달라지는지 심사관 통계를 분석하여 알아보았습니다. 

 

파이특허는 대표적인 상표등록 거절사유들과 그 극복가능성에 대해 알아보았습니다. 

 

거절사유로 가장 많이 인용된 상표법 제 34 조 1항 제7호제 38조 1항은 각각 25%와 24%를 차지하여 전체 거절사유의 절반을 차지하였습니다. 위의 조항들은 출원하고자 하는 상표와 동일∙유사한 타인의 상표가 이미 등록되어 있거나(제 34조 1항 제7호) 상품명칭 또는 상품류의 구분이 불명확한 경우(제 38조 1항) 상표로 등록될 수 없다는 취지의 거절이유 입니다. 

 

흥미로운 사실은 가장 많이 거절사유로 인용된 조항들이 이후 극복될 가능성이 높았다는 점 입니다. 상표법 제 34 조 1항 제7호는 24.1%, 제 38조 1항은 67%의 극복 가능성을 보여 의견제출통지를 받더라도 보정을 통해 추후 등록이 비교적 용이함을 알 수 있었습니다. 

 

그러나 모든 거절사유들이 이와 같이 극복 가능성이 높은 것은 아닙니다. 실제로 평균 상표 의견제출통지 시 극복 가능성은 2019년 54.6% 에서 2020년 35.6% 로 약 35%나 감소하여 최근 들어 의견제출통지를 받은 후 극복할 확률이 낮아지는 추세였습니다.  

그렇다면 극복 가능성이 가장 낮은 조항들은 무엇이 있을까요? 파이특허는 2020년 발생한 의견제출통지 건들을 분석하여 대표적인 상표등록 거절 사유들의 극복 가능성을 알아보았습니다. 

 

극복 가능성이 가장 낮은 조항들은 무엇일까요?

 

상표법 제33조 1항 제7호 및 제3호는 각각 1.8%와 3.8%, 제 34조 1항 제12호 및 13호는 12%와 17%의 극복 가능성을 보여, 위의 조항에 해당하여 의견제출통지를 받은 경우에는 보정안을 제출하더라도 결정을 바꾸기 쉽지 않음을 알 수 있었습니다. 상표법 제 33조 1항은 출원한 상표에 식별력이 없어 등록이 불허되는 사유들을 열거하고 있습니다. 상표등록에 있어서 가장 중요한 요건은 다른 상표와 구분되는 특징 및 고유의 식별력이므로 출원하고자 하는 상표가 그 상표만의 식별력이 없거나 타인의 상표와 유사하여 관련 소비자들로 하여금 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다면 추후에도 이를 극복하기가 매우 어려운 것입니다. 상표법 제 34조는 출원된 상표가 식별력을 갖고 있다 하더라도 상표권을 갖게 될 경우 공익 또는 타인의 이익을 침해하는 경우에는 등록이 거절될 수 있음을 명시하고 있습니다. 즉, 상표권 등록을 통해 부당한 이익을 취하고자 하는 불순한 목적이 있는 것으로 심사관이 판단하였다면 이를 보정을 통해 뒤집기는 매우 어려움을 알 수 있었습니다. 

 

상표법 제33조 및 34조와 같이 극복이 어려운 조항이 인용될 여지가 있는 상표를 출원하고자 한다면 출원 이전부터 그에 알맞는 전략을 세우는 것이 필요합니다. 대리인을 선임하지 않고 직접 상표를 출원하는 사람들의 수가 늘어나며 특허청에서도 이를 돕기 위한 상표출원 지원 서비스를 제공하는 등의 노력을 하고 있지만 나홀로 출원인이 전문가의 도움 없이 올바른 상품명칭을 기재하고 권리범위를 설정하기는 매우 어려울 것 입니다. 따라서 출원경험이 없는 일반인들은 출원 이전부터 상표 변리사와의 전략적인 상담을 통해 포괄적인 범위를 아우르는 선행 상표 조사를 미리 시행하고 등록거절사유가 있을 경우 거절극복을 위한 방안을 꼼꼼하게 마련해야 합니다. 상표 전문가의 도움으로 불필요한 시간적, 금전적 손해를 피하고 성공적인 상표 등록을 하는 것이 중요하겠습니다. 

 

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분석시리즈상표한국

저자 및 공동저자

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