오늘 소개해드릴 사건은 당소가 2019년 하반기부터 착수해 승소 심결을 받은 Telegram (Telegram Messengers, Inc.)과 Lantah (Lantah LLC) 간의 “GRAM”/”gram” 가상통화 및 암호화폐 업계 상표권 분쟁 사건입니다.
동일 사건에 대해 미국에서 패소한 전례가 있었으며 대기업을 상대해야 했기 때문에 쉽지 않은 싸움이었지만, 저와 파이특허 상표팀은 모두의 예상을 뒤집고 고객에게 승소를 안겨주었습니다.
입사 후 밤낮 없이 열정을 다해 매달렸던 사건이자 파이특허 전문가들의 진가를 확인할 수 있는, 파이특허가 대기업을 상대로 쓴 새로운 성공 사례를 소개해드리고자 합니다.
당소는 Lantah의 상표등록을 위해 출원 진행을 하던 중, Telegram이 출원공고에 이의를 신청한 것을 확인하였습니다. Telegram의 유명한 상표와 동일한 상표를 Telegram 측이 국내에 출원하지 않은 틈을 타, 먼저 도용상표를 출원하여 Lantah 측이 Telegram의 상표의 유명세에 편승하여 부당한 이익을 취하려 한다고 주장했죠. Telegram은 상표 사용 시기, 상표의 유사성, 유사 상표 등록 의도를 내세우며 상표 분쟁의 시작을 알렸습니다.
하지만 저희 파이특허 상표팀은 희소한 가능성도 가능성이라고 여겼습니다. Telegram 측이 제시한 자료들과 주장들을 하나하나 놓치지 않고 꼼꼼히 분석하며 강력한 카운터펀치를 준비하였습니다.
Telegram의 상표가 먼저 유명세를 얻었다?
Telegram 측은 2017년 12월 22일부터 “GRAM” 상표를 사용하기 시작했으며 이때부터 유명세를 얻었다고 주장했습니다. 하지만 Lantah는 그보다 훨씬 앞선 2017년 1월 17일부터 “gram” 상표를 암호화폐 관련 상표로써 홍보했습니다.
Telegram 측에서 제시한 시점보다 훨씬 전부터 “gram” 상표의 사용을 준비했다는 것을 보여주는 증거를 이용해, 그들의 논지를 성공적으로 반박할 수 있었습니다. 게다가 그들의 주장에는 확실한 증거가 없다는 점을 꼬집어 반박에 힘을 더할 수 있었죠.
Telegram이 사용하는 상표와 외관과 호칭, 의미가 유사하다?
Telegram과 Lantah 측의 상표가 겉보기에는 비슷해 보일 수도 있어요. 또한 Telegram 측은 양 상표 모두 암호화폐 관련 업계에서 사용된다는 점을 들며 불만을 토로했죠.
이에 대해 파이특허 상표팀은 Lantah의 상표는 질량, 무게를 뜻하는 메트릭 시스템에서 비롯되었다는 점, Telegram의 상표는 Telegram 뒷부분에서 따온 명칭이라는 점을 이용해 관념의 차이를 성공적으로 주장하였습니다.
또한 “gram” 이라는 단어 자체가 일반명사이기 때문에 사회 통념상 일반인들이 흔히 사용한다는 점을 덧붙여 상표의 유사성은 단지 우연에 지나지 않는다는 주장에 힘을 실을 수 있었습니다.
도용 상표를 의도적으로 등록하여 이익을 취하려고 했다?
Telegram 측이 Lantah에 가장 문제 삼은 것은 바로 “부정적인 의도”였습니다. Lantah가 마치 Telegram의 유명세에 편승해 이익을 취하려는 것처럼 비춰졌죠. 저희는 이 주장을 반박할 증거를 찾기 위한 과정에서 골머리를 앓기도 하였습니다.
하지만 이러한 위기는 기회로 찾아왔습니다.
파이특허 상표팀은 의견서의 문장을 하나하나 뜯어보던 중, Telegram 측의 의견서에서 의문스러운 부분을 포착했습니다. 바로 미국의 Telegram 승소 판례를 인용하는 대신, 승소 결과만이 간략하게 소개된 보도자료를 증거로 제출했다는 점이었습니다.
파이특허 상표팀은 이 점을 의아하게 여겼습니다. 왜 자신들에게 유리한 증거를 더욱 부각시키지 않았을까? 저희는 이러한 의구심이 들자 곧바로 미국 판결문 원문의 전체적인 분석에 돌입하였습니다. 그 결과, 미국 재판에서 Telegram 측이 승소한 것은 사실이나, 판결문상 Lantah가 부정한 목적을 가지고 상표를 출원했다는 Telegram 측의 주장은 인용하지 않았다는 것을 확인했습니다.
더불어, Telegram 측이 유럽 이의신청심판에서 피신청인에게 상표 출원행위에 부정한 목적이 있다고 주장하지 않았음을 발견했습니다. 따라서 저희 파이특허 상표팀은 Lantah의 상표 등록에 대한 Telegram 측의 이의 신청 기준의 명확성에 의문이 들었습니다. 이에 Telegram 측이 Lantah의 상표 등록결정을 저지하고자하는 의도에서 이의를 제기한 것이 아닌지에 대한 합리적인 의심을 제기하였습니다.
논리, 분석력, 그리고 끈기로 빛나는 승소를 거머쥐다!
결과적으로 파이특허 상표팀은 불리하게 작용하던 증거를 재해석하여 준비한 논거들을 바탕으로 답변서를 제출하여 결과적으로 승소 심결을 받을 수 있었습니다. 승소 심결 이후 많은 사람들이 저에게 물었습니다. “어떻게 불리한 판을 뒤집을 수 있었나요?” 답변은 생각보다 간단했습니다.
위와 같이, 파이특허 상표팀은 고객에게 최상의 결과를 가져다주겠다는 끈질긴 의지와 철저한 분석력과 뒷받침하는 논리, 즉, 상표 출원과 고객 권리보호에 필요한 기본에 충실했습니다. 설령 상대가 세계적 대기업일지라도 고객에게 최상의 결과를 가져다주겠다는 일념 하나로 능력을 발휘하여, 고객의 권리를 끝까지 책임지고 상표의 최종 등록이란 희소식을 전할 수 있었습니다.
